Для товарных знаков, не являющихся общеизвестными, запрет на использование сходных товарных знаков может применяться только в отношении определенных товаров
30 сентября 2021
В постановлении от 27 сентября 2021 года по Делу № А40-237050/2020 Суд по интеллектуальным правам напомнил, что запрет на использование сходного товарного знака может распространяться только на конкретные группы товаров. Это группы, в отношении которых была предоставлена правовая охрана товарному знаку, права которого требуется защитить. Исключения из этого правила могут рассматриваться для общеизвестных товарных знаков и для ситуаций, когда доказана недобросовестная конкуренция.
Суд по интеллектуальным правам рассмотрел кассационные жалобы Шибанова В.В. и ООО «Мегидрос» по иску от ИП Калинкова П.В. о защите исключительного права на товарный знак.
ИП требовал запретить использовать товарный знак № 765608 и доменные имена «dveribelka.ru», «belkadveri.ru» сходные до степени смешения с указанным товарным знаком, со всех материалов, которыми сопровождается производство товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана указанному средству индивидуализации, в том числе с документации, в рекламе, в вывесках, а также взыскать с общества и Шибанова В.В. солидарно компенсацию в размере 300 000 рублей.
Судом первой инстанции и апелляционным судом исковые требования удовлетворены частично: обществу запрещено использовать спорный товарный знак и сходные с ним до степени смешения обозначения, обществу и гражданину запрещено использовать доменные имена «dveribelka.ru», «belkadveri.ru», общество обязано удалить обозначения, сходные до степени смешения с указанным средством индивидуализации со всех материалов, которыми сопровождается производство сходных товаров. Взыскана солидарная компенсация в размере 50 000 рублей, а также судебные издержки пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. После чего общество и гражданин обратились в СИП.
Заявители указали на нарушение судами первой апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.
Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765608 в отношении товаров 6 класса МКТУ. Товарный знак представляет собой графическую композицию из слова «Белка» и изображения белки, размещенного посередине слова. Общество и гражданин используют словесные обозначения «Белка», «Belka», «dveribelka», «belkadveri», а также комбинированные обозначения для индивидуализации следующих товаров: двери металлические, замки металлические. Спорные обозначения используются в доменном имени, в адресе электронной почты, на страницах указанных интернет-сайтов при демонстрации продукции, на соответствующих страницах в социальных сетях.
С целью установления лица, которое реализует продукцию с использованием спорного товарного знака, истцом была проведена контрольная закупка рекламируемых товаров, а именно стальной двери и комплектации к ней, включая металлический замок на сумму 250 000 рублей, в результате чего ему обществом «Мегидорс» был направлен проект договора и счет на оплату. Договор был направлен с адреса электронной почты info@dveribelka.ru, который указан на интернет-сайте https://dveribelka.ru/. При этом в качестве отправителя письма указан отправитель Шибанов В.В. и указан его номер, который также имеется как на интернетсайте по адресу https://dveribelka.ru/ и на интернет-сайте сайте по адресу http://www.belkadveri.ru/. В адрес общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» был направлен запрос о предоставлении информации об администраторе доменов: dveribelka.ru и belkadveri.ru.
В ответе регистратора указано, что администратором доменного имени belkadveri.ru является Шибанов В.В.
СИП пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов. По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Если подлежащий защите товарный знак не является общеизвестным или не установлена недобросовестная конкуренция, запрет на использование товарного знака может касаться только конкретных товаров или (и) услуг, в отношении которых судом установлено нарушение исключительного права. Однако судом первой инстанции принято решение запретить обществу использовать спорный товарный знак и сходные с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку. Далее, суды запретили обществу и гражданину использовать доменные имена «https://dveribelka.ru», «http://www.belkadveri.ru» сходне до степени смешения со спорным товарным знаком, т.е. безотносительно к конкретным товарам.
При этом требование о пресечении действий, нарушающих право, может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения. Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению. При этом из мотивировочной части обжалуемых судебных актов не усматривается, устанавливался ли судами факт длящегося или незавершенного правонарушения. Суд по интеллектуальным правам также считает необоснованным указание в резолютивной части решения на установление запрета не только в отношении спорного товарного знака, но и сходных с ним до степени смешения обозначений, не являющихся предметом рассмотрения по настоящему делу. По существу, такой запрет не может являться в достаточной мере определенным, поскольку предполагает незаконность использования не только конкретного средства индивидуализации, но и любого иного обозначения, в отсутствие конкретных критериев его сходства до степени смешения с рассматриваемым товарным знаком, что не допустимо. Указание на запрет обоим ответчикам использовать доменные имена, сходные до степени смешения с рассматриваемым товарным знакам, также не может быть признан соответствующим вышеприведенным разъяснениям высшей судебной инстанции.
Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителей кассационных жалоб о том, что обжалуемые судебные акты не содержат обоснования выводов о доказанности использования обоими ответчиками спорного обозначения в отношении каких-либо конкретных товаров 6-го класса МКТУ. При этом в обжалуемых судебных актах отсутствует указание на то, какие именно товары, производимые, предлагаемые и реализуемые ответчиками, являются однородными тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Не дана в постановлении суда апелляционной инстанции и правовая оценка доводам Шибанова В.В. о том, что он не осуществляет производство тех товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765608. Таким образом, в целом доводы заявителей кассационных жалоб о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, нарушении норм процессуального права и несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела, являются обоснованными.
Суд по интеллектуальным правам отменил ранее принятые судебные решения и направил дело на новое рассмотрение.
ИП требовал запретить использовать товарный знак № 765608 и доменные имена «dveribelka.ru», «belkadveri.ru» сходные до степени смешения с указанным товарным знаком, со всех материалов, которыми сопровождается производство товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана указанному средству индивидуализации, в том числе с документации, в рекламе, в вывесках, а также взыскать с общества и Шибанова В.В. солидарно компенсацию в размере 300 000 рублей.
Судом первой инстанции и апелляционным судом исковые требования удовлетворены частично: обществу запрещено использовать спорный товарный знак и сходные с ним до степени смешения обозначения, обществу и гражданину запрещено использовать доменные имена «dveribelka.ru», «belkadveri.ru», общество обязано удалить обозначения, сходные до степени смешения с указанным средством индивидуализации со всех материалов, которыми сопровождается производство сходных товаров. Взыскана солидарная компенсация в размере 50 000 рублей, а также судебные издержки пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. После чего общество и гражданин обратились в СИП.
Заявители указали на нарушение судами первой апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.
Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765608 в отношении товаров 6 класса МКТУ. Товарный знак представляет собой графическую композицию из слова «Белка» и изображения белки, размещенного посередине слова. Общество и гражданин используют словесные обозначения «Белка», «Belka», «dveribelka», «belkadveri», а также комбинированные обозначения для индивидуализации следующих товаров: двери металлические, замки металлические. Спорные обозначения используются в доменном имени, в адресе электронной почты, на страницах указанных интернет-сайтов при демонстрации продукции, на соответствующих страницах в социальных сетях.
С целью установления лица, которое реализует продукцию с использованием спорного товарного знака, истцом была проведена контрольная закупка рекламируемых товаров, а именно стальной двери и комплектации к ней, включая металлический замок на сумму 250 000 рублей, в результате чего ему обществом «Мегидорс» был направлен проект договора и счет на оплату. Договор был направлен с адреса электронной почты info@dveribelka.ru, который указан на интернет-сайте https://dveribelka.ru/. При этом в качестве отправителя письма указан отправитель Шибанов В.В. и указан его номер, который также имеется как на интернетсайте по адресу https://dveribelka.ru/ и на интернет-сайте сайте по адресу http://www.belkadveri.ru/. В адрес общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» был направлен запрос о предоставлении информации об администраторе доменов: dveribelka.ru и belkadveri.ru.
В ответе регистратора указано, что администратором доменного имени belkadveri.ru является Шибанов В.В.
СИП пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов. По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Если подлежащий защите товарный знак не является общеизвестным или не установлена недобросовестная конкуренция, запрет на использование товарного знака может касаться только конкретных товаров или (и) услуг, в отношении которых судом установлено нарушение исключительного права. Однако судом первой инстанции принято решение запретить обществу использовать спорный товарный знак и сходные с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку. Далее, суды запретили обществу и гражданину использовать доменные имена «https://dveribelka.ru», «http://www.belkadveri.ru» сходне до степени смешения со спорным товарным знаком, т.е. безотносительно к конкретным товарам.
При этом требование о пресечении действий, нарушающих право, может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения. Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению. При этом из мотивировочной части обжалуемых судебных актов не усматривается, устанавливался ли судами факт длящегося или незавершенного правонарушения. Суд по интеллектуальным правам также считает необоснованным указание в резолютивной части решения на установление запрета не только в отношении спорного товарного знака, но и сходных с ним до степени смешения обозначений, не являющихся предметом рассмотрения по настоящему делу. По существу, такой запрет не может являться в достаточной мере определенным, поскольку предполагает незаконность использования не только конкретного средства индивидуализации, но и любого иного обозначения, в отсутствие конкретных критериев его сходства до степени смешения с рассматриваемым товарным знаком, что не допустимо. Указание на запрет обоим ответчикам использовать доменные имена, сходные до степени смешения с рассматриваемым товарным знакам, также не может быть признан соответствующим вышеприведенным разъяснениям высшей судебной инстанции.
Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителей кассационных жалоб о том, что обжалуемые судебные акты не содержат обоснования выводов о доказанности использования обоими ответчиками спорного обозначения в отношении каких-либо конкретных товаров 6-го класса МКТУ. При этом в обжалуемых судебных актах отсутствует указание на то, какие именно товары, производимые, предлагаемые и реализуемые ответчиками, являются однородными тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Не дана в постановлении суда апелляционной инстанции и правовая оценка доводам Шибанова В.В. о том, что он не осуществляет производство тех товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765608. Таким образом, в целом доводы заявителей кассационных жалоб о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, нарушении норм процессуального права и несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела, являются обоснованными.
Суд по интеллектуальным правам отменил ранее принятые судебные решения и направил дело на новое рассмотрение.