Если правообладатель предоставляет одному лицу право использования бренда безвозмездно, а с другого за использование того же бренда требует компенсацию 20 млн рублей – это признак злоупотребления, решил СИП
30 августа 2021
Суд по интеллектуальным правам вернул торговой сети право пользоваться названием «Командор», на которое претендовал ИП Ибатуллин, и 20 млн рублей компенсации, ранее присужденной предпринимателю. Дело № А33-4702/2018 рассматривалось 27 августа 2021 года.
Сам товарный знак "КОМАНДОР" №567820 был подан на регистрацию 05.11.2001 и зарегистрирован в 2003 году ИП Салиховым, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ "реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины; кафе; рестораны". В конце 2016 года товарный знак был куплен ИП Ибатуллиным. А в 2018 году ИП Ибатуллин подал первый иск к "Торговой сети "Командор". 27 августа состоялось десятое слушание в ряду исков между Ибатуллиным и торговой сетью.
Итак, 27 августа 2021 года Суд по интеллектуальным правам рассмотрел кассационные жалобы ООО «Торговая сеть «Командор» и ООО «Стройпрестиж» на решение Арбитражного суда Красноярского края от 15.10.2020 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 05.05.2021 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к торговой сети о защите исключительного права на знак обслуживания.
Предприниматель требовал признать незаконным использование торговой сетью обозначения «Командор» и о взыскании 20 млн рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания «Командор», принадлежащим предпринимателю. Арбитраж и впоследствии апелляция удовлетворили иск частично. Использование торговой сетью обозначения «Командор» в фирменном наименовании признано незаконным, в удовлетворении остальной части иска отказано.
В апреле 2019 года СИП отменил эти решения. Красноярский арбитраж и апелляция во второй половине 2019 года отказали предпринимателю в удовлетворении иска, но в июне 2020 года СИП постановил отменить и эти решения. При новом рассмотрении дела в ноябре 2020 года арбитраж Красноярского края удовлетворил требования частично, запретив использовать наименование «Командор» при реализации товаров, в том числе в фирменном наименовании, на вывесках магазинов, в названии торговой сети на сайте в сети «Интернет», в доменном имени сайта, принадлежащего торговой сети. В пользу предпринимателя взыскано 600 000 рублей компенсации. В мае 2021 года красноярский арбитраж удовлетворил требования полностью, в том числе компенсацию в размере 20 млн рублей и почти 15 тыс. рублей госпошлины. После чего торговая сеть вновь подала иск в СИП.
В обоснование кассационной жалобы торговая сеть указала, что в ее действиях отсутствует состав нарушения исключительного права на знак обслуживания, в то время как действия ИП Ибатуллина по обращению с настоящим исковым заявлением имеют признаки злоупотребления правом. Заявители считают, что с 2018 по 2019 год торговая сеть правомерно использовала обозначение «Командор» в качестве средства индивидуализации, независимо от того, что решением СИП от 21.12.2018 правовая охрана названного товарного знака была досрочно прекращена в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), связанных с реализацией и продвижением товаров. С точки зрения заявителей привлечение торговой сети к ответственности является по существу применением санкции «задним числом». ООО «Элита-98» было переименовано в общество «Торговая сеть Командор» только 18.04.2017, то есть обозначение «Командор» не использовалось в фирменном наименовании ранее этой даты, что также не было учтено судами первой и апелляционной инстанций. Судами не учтены доводы ответчика о начале использования коммерческого обозначения до даты регистрации знака обслуживания истца, а именно о том, что первый магазин «Командор» был открыт обществом с ограниченной ответственностью «ДМ-Трейдинг» 24.04.1999.
Заявители кассационных жалоб считают, что в настоящем деле судам первой и апелляционной инстанций следовало учесть установленные Арбитражным судом Иркутской области в деле № А19-24633/2018 факты, свидетельствующие о том, что деятельность Ибатуллина А.В. по приобретению товарных знаков направлена исключительно на сутяжничество и на причинение вреда другим лицам.
Далее, представители торговой сети обратили внимание на то, что для обоснования использования товарного знака ИП Ибатуллин заключил безвозмездный договор с физическим лицом.
Суд по интеллектуальным правам счёл обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о высокой степени сходства обозначений, принадлежащих ИП Ибатуллину и используемых торговой сетью. Коллегия судей также не признала обоснованным требование приобщить к делу документы, подтверждающие недобросовестность правообладателя.
Мотивацией стало требование законодательства представлять доказательства только в суд первой инстанции. После чего возможность добавления новых документов в дело предоставляется только в случае, если сразу они не были предоставлены по уважительным причинам.
Интересно, что документы, которые заявитель сразу не приобщил к делу, были составлены уже после судебного решения, но ни кассация, ни СИП не сочли это уважительной причиной. Коллегия судей отметила, что, учитывая длительность рассмотрения спора, ответчик не доказал невозможность обращения в правоохранительные органы до принятия Арбитражным судом Красноярского края решения от 15.10.2020.
Однако СИП счёл заслуживающими внимания доводы заявителей о наличии признаков злоупотребления правом. Для признания злоупотреблением действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. Только лишь неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении. СИП согласился с доводом, что установление злоупотребления в каком-либо деле не может свидетельствовать о злоупотреблении правом во всех других делах.
Коллегия судей не может признать в достаточной степени обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что безвозмездное предоставление права использования товарного знака является проявлением обычной хозяйственной практики лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Далее СИП пришел к выводу, что предоставление права использования товарного знака на безвозмездной основе лицам, не аффилированным с правообладателем, скорее является исключением из обычной деловой практики. Это обстоятельство в совокупности с иными может учитываться при установлении цели обладания исключительным правом на товарный знак и применения мер защиты.
СИП пришел к выводу о том, что, предоставляя право использовать знак обслуживания безвозмездно, предприниматель таким образом определил фактическую ценность данного средства индивидуализации, которая в рассматриваемом случае равна нулю. При этом самостоятельное использование спорного знака обслуживания в определенный период предприниматель не осуществлял. Использование знака обслуживания осуществлялось исключительно лицензиатом на основании безвозмездного лицензионного договора. Обращение предпринимателя к лицу, использующему сходное с этим же знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации в размере 20 000 000 рублей свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации.
Суд по интеллектуальным правам счёл, что названное обстоятельство в совокупности с иными установленными по делу обстоятельствами (приобретение Ибатуллиным А.В. спорного знака обслуживания 08.12.2016, предъявление спустя непродолжительное время после приобретения исключительного права требований к лицу, широко и длительно до этой даты использующему сходное обозначение, о прекращении использования и взыскании компенсации, неиспользование им самим данного знака, использование лицензиатом знака обслуживания для индивидуализации сельского магазина) свидетельствует о наличии в действиях Ибатуллина А.В. по обращению с настоящим иском злоупотребления правом.
Учитывая, что законность судебных актов по настоящему делу проверяется судом кассационной инстанции в третий раз, СИП считает возможным принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований предпринимателя. А 20 млн рублей, перечисленные торговой сетью на депозит СИП в качестве встречного обеспечения, подлежат возврату торговой сети. С ИП Ибатуллина СИП постановил взыскать около 150 тыс. рублей госпошлины. Постановление вступило в силу со дня его принятия и теперь может быть обжаловано только Верховном Суде Российской Федерации в двухмесячный срок.
Итак, 27 августа 2021 года Суд по интеллектуальным правам рассмотрел кассационные жалобы ООО «Торговая сеть «Командор» и ООО «Стройпрестиж» на решение Арбитражного суда Красноярского края от 15.10.2020 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 05.05.2021 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к торговой сети о защите исключительного права на знак обслуживания.
Предприниматель требовал признать незаконным использование торговой сетью обозначения «Командор» и о взыскании 20 млн рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания «Командор», принадлежащим предпринимателю. Арбитраж и впоследствии апелляция удовлетворили иск частично. Использование торговой сетью обозначения «Командор» в фирменном наименовании признано незаконным, в удовлетворении остальной части иска отказано.
В апреле 2019 года СИП отменил эти решения. Красноярский арбитраж и апелляция во второй половине 2019 года отказали предпринимателю в удовлетворении иска, но в июне 2020 года СИП постановил отменить и эти решения. При новом рассмотрении дела в ноябре 2020 года арбитраж Красноярского края удовлетворил требования частично, запретив использовать наименование «Командор» при реализации товаров, в том числе в фирменном наименовании, на вывесках магазинов, в названии торговой сети на сайте в сети «Интернет», в доменном имени сайта, принадлежащего торговой сети. В пользу предпринимателя взыскано 600 000 рублей компенсации. В мае 2021 года красноярский арбитраж удовлетворил требования полностью, в том числе компенсацию в размере 20 млн рублей и почти 15 тыс. рублей госпошлины. После чего торговая сеть вновь подала иск в СИП.
В обоснование кассационной жалобы торговая сеть указала, что в ее действиях отсутствует состав нарушения исключительного права на знак обслуживания, в то время как действия ИП Ибатуллина по обращению с настоящим исковым заявлением имеют признаки злоупотребления правом. Заявители считают, что с 2018 по 2019 год торговая сеть правомерно использовала обозначение «Командор» в качестве средства индивидуализации, независимо от того, что решением СИП от 21.12.2018 правовая охрана названного товарного знака была досрочно прекращена в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), связанных с реализацией и продвижением товаров. С точки зрения заявителей привлечение торговой сети к ответственности является по существу применением санкции «задним числом». ООО «Элита-98» было переименовано в общество «Торговая сеть Командор» только 18.04.2017, то есть обозначение «Командор» не использовалось в фирменном наименовании ранее этой даты, что также не было учтено судами первой и апелляционной инстанций. Судами не учтены доводы ответчика о начале использования коммерческого обозначения до даты регистрации знака обслуживания истца, а именно о том, что первый магазин «Командор» был открыт обществом с ограниченной ответственностью «ДМ-Трейдинг» 24.04.1999.
Заявители кассационных жалоб считают, что в настоящем деле судам первой и апелляционной инстанций следовало учесть установленные Арбитражным судом Иркутской области в деле № А19-24633/2018 факты, свидетельствующие о том, что деятельность Ибатуллина А.В. по приобретению товарных знаков направлена исключительно на сутяжничество и на причинение вреда другим лицам.
Далее, представители торговой сети обратили внимание на то, что для обоснования использования товарного знака ИП Ибатуллин заключил безвозмездный договор с физическим лицом.
Суд по интеллектуальным правам счёл обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о высокой степени сходства обозначений, принадлежащих ИП Ибатуллину и используемых торговой сетью. Коллегия судей также не признала обоснованным требование приобщить к делу документы, подтверждающие недобросовестность правообладателя.
Мотивацией стало требование законодательства представлять доказательства только в суд первой инстанции. После чего возможность добавления новых документов в дело предоставляется только в случае, если сразу они не были предоставлены по уважительным причинам.
Интересно, что документы, которые заявитель сразу не приобщил к делу, были составлены уже после судебного решения, но ни кассация, ни СИП не сочли это уважительной причиной. Коллегия судей отметила, что, учитывая длительность рассмотрения спора, ответчик не доказал невозможность обращения в правоохранительные органы до принятия Арбитражным судом Красноярского края решения от 15.10.2020.
Однако СИП счёл заслуживающими внимания доводы заявителей о наличии признаков злоупотребления правом. Для признания злоупотреблением действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. Только лишь неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении. СИП согласился с доводом, что установление злоупотребления в каком-либо деле не может свидетельствовать о злоупотреблении правом во всех других делах.
Коллегия судей не может признать в достаточной степени обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что безвозмездное предоставление права использования товарного знака является проявлением обычной хозяйственной практики лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Далее СИП пришел к выводу, что предоставление права использования товарного знака на безвозмездной основе лицам, не аффилированным с правообладателем, скорее является исключением из обычной деловой практики. Это обстоятельство в совокупности с иными может учитываться при установлении цели обладания исключительным правом на товарный знак и применения мер защиты.
СИП пришел к выводу о том, что, предоставляя право использовать знак обслуживания безвозмездно, предприниматель таким образом определил фактическую ценность данного средства индивидуализации, которая в рассматриваемом случае равна нулю. При этом самостоятельное использование спорного знака обслуживания в определенный период предприниматель не осуществлял. Использование знака обслуживания осуществлялось исключительно лицензиатом на основании безвозмездного лицензионного договора. Обращение предпринимателя к лицу, использующему сходное с этим же знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации в размере 20 000 000 рублей свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации.
Суд по интеллектуальным правам счёл, что названное обстоятельство в совокупности с иными установленными по делу обстоятельствами (приобретение Ибатуллиным А.В. спорного знака обслуживания 08.12.2016, предъявление спустя непродолжительное время после приобретения исключительного права требований к лицу, широко и длительно до этой даты использующему сходное обозначение, о прекращении использования и взыскании компенсации, неиспользование им самим данного знака, использование лицензиатом знака обслуживания для индивидуализации сельского магазина) свидетельствует о наличии в действиях Ибатуллина А.В. по обращению с настоящим иском злоупотребления правом.
Учитывая, что законность судебных актов по настоящему делу проверяется судом кассационной инстанции в третий раз, СИП считает возможным принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований предпринимателя. А 20 млн рублей, перечисленные торговой сетью на депозит СИП в качестве встречного обеспечения, подлежат возврату торговой сети. С ИП Ибатуллина СИП постановил взыскать около 150 тыс. рублей госпошлины. Постановление вступило в силу со дня его принятия и теперь может быть обжаловано только Верховном Суде Российской Федерации в двухмесячный срок.