Меры ответственности зависят от того, кем нанесен бренд на товар
31 октября 2022
Суд по интеллектуальным правам постановлением №С01-1792/2022 от 27 октября 2022 г. отменил решение апелляционной инстанции по делу № А56-86475/2021, в котором ООО «ЭТ-Комплекс» выступил с иском против ООО «Фрегат» о защите исключительных прав на товарный знак «GIGAVAC», а также о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 11,3 млн рублей. СИП счёл, что апелляция не дала оценку обстоятельствам, свидетельствующим о злоупотреблении правом, и не оценила тот факт, что товарный знак на спорном товаре был нанесен ответчиком, а не правообладателем.
Арбитраж удовлетворил исковые требования частично: с ООО «Фрегат» в пользу истца взысканы 5,7 млн рублей компенсации и госпошлина. Ответчику запрещено использовать обозначение «GIGAVAC» при продаже и предложении к продаже товаров «выключатели электрические». В остальной части иска отказано.
Затем апелляционный суд постановил взыскать с ООО «Фрегат» полную сумму компенсации в размере 11,3 млн рублей. ООО «Фрегат» обратилось в СИП с кассационной жалобой, в которой просит постановление отменить, принять по делу новый судебный акт.
СИП установил, что товарный знак по международной регистрации № 1352848 зарегистрирован на имя американской компании Gigavac LLC. Истец является обладателем исключительной лицензии на использование спорного товарного знака в соответствии с лицензионным договором от 01.11.2019 № 013/19Oth, зарегистрированным Роспатентом 20.02.2020 за № РД0325955. По мнению истца, неправомерные действия ответчика выражаются в том, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары – «переключатели» под обозначением «Gigavac», сходным до степени смешения со спорным товарным знаком.
Суд апелляционной инстанции констатировал обладание истцом исключительными правами на товарный знак и факт нарушения соответствующих прав ответчиком при выполнении им договора поставки переключателей (контакторов) G52WF Gigavac. Относительно требований о взыскании компенсации апелляционный суд пришел к следующим выводам. Размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю требовать взыскания компенсации в двукратном размере стоимости данного товара.
Коллегия СИП сочла, что судом апелляционной инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, и в целом правильно установлено применимое законодательство, регулирующее спорные правоотношения. Апелляционный суд, удовлетворяя требование истца о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости спорных товаров, исходил из невозможности снижения такого размера судом. Вместе с тем апелляционный суд не учел следующего.
Снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика. Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о невозможности снижения размера компенсации, является ошибочным. Определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что в обжалуемом судебном акте не получили надлежащей оценки его доводы об оригинальном происхождении поставленных товаров и злоупотреблении истцом своим правом при взыскании компенсации в заявленном размере. Из обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции не усматривается, что соответствующие доводы были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. Вместе с тем судом апелляционной инстанции не было учтено, что правовые последствия, наступающие в случае ввоза товара, на который товарный знак нанесен незаконно, и товаров, на который товарный знак нанесен самим правообладателем, являются различными.
В случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.
Признание наличия в действиях истца действия по применению конкретных мер защиты злоупотребления правом является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права. В настоящем деле судом апелляционной инстанции не дана оценка доводам ответчика об оригинальности товара и о злоупотреблении истцом своим правом.
Затем апелляционный суд постановил взыскать с ООО «Фрегат» полную сумму компенсации в размере 11,3 млн рублей. ООО «Фрегат» обратилось в СИП с кассационной жалобой, в которой просит постановление отменить, принять по делу новый судебный акт.
СИП установил, что товарный знак по международной регистрации № 1352848 зарегистрирован на имя американской компании Gigavac LLC. Истец является обладателем исключительной лицензии на использование спорного товарного знака в соответствии с лицензионным договором от 01.11.2019 № 013/19Oth, зарегистрированным Роспатентом 20.02.2020 за № РД0325955. По мнению истца, неправомерные действия ответчика выражаются в том, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары – «переключатели» под обозначением «Gigavac», сходным до степени смешения со спорным товарным знаком.
Суд апелляционной инстанции констатировал обладание истцом исключительными правами на товарный знак и факт нарушения соответствующих прав ответчиком при выполнении им договора поставки переключателей (контакторов) G52WF Gigavac. Относительно требований о взыскании компенсации апелляционный суд пришел к следующим выводам. Размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю требовать взыскания компенсации в двукратном размере стоимости данного товара.
Коллегия СИП сочла, что судом апелляционной инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, и в целом правильно установлено применимое законодательство, регулирующее спорные правоотношения. Апелляционный суд, удовлетворяя требование истца о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости спорных товаров, исходил из невозможности снижения такого размера судом. Вместе с тем апелляционный суд не учел следующего.
Снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика. Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о невозможности снижения размера компенсации, является ошибочным. Определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что в обжалуемом судебном акте не получили надлежащей оценки его доводы об оригинальном происхождении поставленных товаров и злоупотреблении истцом своим правом при взыскании компенсации в заявленном размере. Из обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции не усматривается, что соответствующие доводы были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. Вместе с тем судом апелляционной инстанции не было учтено, что правовые последствия, наступающие в случае ввоза товара, на который товарный знак нанесен незаконно, и товаров, на который товарный знак нанесен самим правообладателем, являются различными.
В случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.
Признание наличия в действиях истца действия по применению конкретных мер защиты злоупотребления правом является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права. В настоящем деле судом апелляционной инстанции не дана оценка доводам ответчика об оригинальности товара и о злоупотреблении истцом своим правом.
СИП счел, что дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в целях определения размера компенсации и оценки доводов ответчика об оригинальном происхождении спорного товара и злоупотреблении истцом своим правом. При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции надлежит оценить обстоятельства дела, вынести законный и обоснованный судебный акт с учетом вышеизложенных разъяснений суда кассационной инстанции.