Факт импорта не имеет значения
21 октября 2021
СИП указал на то, что при рассмотрении вопроса о сходстве товарных знаков не имеет значения, был ли спорный товар импортирован из-за рубежа, и имеет ли право импортер менять название товарного знака.
На заседании СИП 13 октября 2021 года рассматривалось дело № А56-105391/202 по исковому заявлению ООО «Бауимпорт» к ООО «Центр Паркет». Первоначально заявитель обратился в суд для взыскания компенсации в размере 890 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак, а также об обязании прекратить реализацию пробковых покрытий, маркированных обозначением «WISE WOOD». Требования были удовлетворены судом в полном объеме, однако апелляционный суд полностью отменил данное решение, заявив, что между товарными знаками «WOODWISE» и «WISE WOOD» отсутствует сходство до степени смешения.
Заявитель отметил, что суд апелляционной инстанции в нарушение норм материального права не исследовал вопрос об однородности товаров, для которых зарегистрирован названный товарный знак, товарам, которые ответчик реализует и предлагает к продаже с использованием спорного обозначения.
Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения жалобы. Материалами дела установлено, что истец является лицензиатом, обладающим правом использования товарного знака «WOODWISE» в отношении в том числе товаров 19-го класса (доска паркетная, плитка напольная неметаллическая, покрытия напольные деревянные, и другие аналогичные товары), и 27-го класса «покрытия для полов» МКТУ.
Ответчик реализует на территории России напольные пробковые покрытия, маркированные обозначением «WISE WOOD». Также ответчик использует обозначение «WISE WOOD» в предложениях о продаже напольных пробковых покрытий на сайте. Апелляционный суд принял во внимание, что ответчик осуществляет реализацию продукции, произведенной португальской компанией AMORIAM, и лишен возможности изменения наименования коллекции напольного покрытия, поставленного производителем. При этом нанесенное на продукцию обозначение AMORIAM, как указал апелляционный суд, обладает широкой известностью среди потребителей. Суд апелляционной инстанции также отметил, что фраза «WISE WOOD» в сопроводительных документах на товар используется ответчиком в контексте «Wicanders Wise Wood FEUK001 Natural Dark Oak», что исключает возможность смешения товарного знака истца и фразы в наименовании коллекции, реализуемой ответчиком.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела не дана надлежащая оценка сходства сравниваемых обозначений по указанным выше критериям, и не исследована совокупность обстоятельств, подлежащих установлению при анализе возможности смешения обозначений. Так, при исследовании данного вопроса применительно к отдельным критериям апелляционный суд пришел к выводу о наличии сходства по фонетическому и графическому критериям. Таким образом, общий вывод суда апелляционной инстанции по вопросу сходства не соответствует результатам промежуточного анализа сравниваемых обозначений по отдельным критериям сходства. Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что вывод суда апелляционной инстанции о низкой степени сходства по графическому критерию не мотивирован.
Исследуя вопрос сходства по данному критерию, апелляционный суд не применил критерии графического сходства. Кроме того, суд апелляционной инстанции не исследовал вопрос об однородности товаров под спорными брендами. Кроме того, ссылки суда апелляционной инстанции на то, что ответчик, осуществляя реализацию произведенной за рубежом продукции, лишен возможности изменения наименования этой продукции, а также на известность нанесенного на продукцию обозначения AMORIAM, не имеет правового значения для разрешения настоящего спора.
Постановление апелляционного суда было отменено, дело направлено на новое рассмотрение.
Заявитель отметил, что суд апелляционной инстанции в нарушение норм материального права не исследовал вопрос об однородности товаров, для которых зарегистрирован названный товарный знак, товарам, которые ответчик реализует и предлагает к продаже с использованием спорного обозначения.
Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения жалобы. Материалами дела установлено, что истец является лицензиатом, обладающим правом использования товарного знака «WOODWISE» в отношении в том числе товаров 19-го класса (доска паркетная, плитка напольная неметаллическая, покрытия напольные деревянные, и другие аналогичные товары), и 27-го класса «покрытия для полов» МКТУ.
Ответчик реализует на территории России напольные пробковые покрытия, маркированные обозначением «WISE WOOD». Также ответчик использует обозначение «WISE WOOD» в предложениях о продаже напольных пробковых покрытий на сайте. Апелляционный суд принял во внимание, что ответчик осуществляет реализацию продукции, произведенной португальской компанией AMORIAM, и лишен возможности изменения наименования коллекции напольного покрытия, поставленного производителем. При этом нанесенное на продукцию обозначение AMORIAM, как указал апелляционный суд, обладает широкой известностью среди потребителей. Суд апелляционной инстанции также отметил, что фраза «WISE WOOD» в сопроводительных документах на товар используется ответчиком в контексте «Wicanders Wise Wood FEUK001 Natural Dark Oak», что исключает возможность смешения товарного знака истца и фразы в наименовании коллекции, реализуемой ответчиком.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела не дана надлежащая оценка сходства сравниваемых обозначений по указанным выше критериям, и не исследована совокупность обстоятельств, подлежащих установлению при анализе возможности смешения обозначений. Так, при исследовании данного вопроса применительно к отдельным критериям апелляционный суд пришел к выводу о наличии сходства по фонетическому и графическому критериям. Таким образом, общий вывод суда апелляционной инстанции по вопросу сходства не соответствует результатам промежуточного анализа сравниваемых обозначений по отдельным критериям сходства. Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что вывод суда апелляционной инстанции о низкой степени сходства по графическому критерию не мотивирован.
Исследуя вопрос сходства по данному критерию, апелляционный суд не применил критерии графического сходства. Кроме того, суд апелляционной инстанции не исследовал вопрос об однородности товаров под спорными брендами. Кроме того, ссылки суда апелляционной инстанции на то, что ответчик, осуществляя реализацию произведенной за рубежом продукции, лишен возможности изменения наименования этой продукции, а также на известность нанесенного на продукцию обозначения AMORIAM, не имеет правового значения для разрешения настоящего спора.
Постановление апелляционного суда было отменено, дело направлено на новое рассмотрение.